1. 마드리드 국제상표등록개괄 1) 개요 본국관청에서의 상표등록 또는 상표등록출원을 기초로 하여 당해 표장을 보호받고자 하는 국가를 지정한 국제출원서를 본국관청을 경유하여 WIPO에 제출하면 국제사무국은 국제출원에 대하여 방식심사를 한 후 이를 국제등록부에 등재하고 국제공보에 공고한 이후에 지정국 관청에 통지한다. 2) 특징 마드리드 의정서 체제는 「 다국가1출원 시스템 」이다. 동시에 마드리드 의정서 체제는 「 User-Friendly System 」으로서 절차의 간소화 및 출원인의 비용절감으로 상표제도의 최종 수요자인 기업체의 편익을 제고시키는 제도이다. 3) 마드리드 의정서 시스템의 장점 - 해외 상표출원절차의 간편화 - 비용 절감 가능 - 권리취득 여부의 명확 - 지정국의 추가 가능 - 상표권의 관리의 일원화 4) 의정서 가입국 현황 2004년 1월말 현재 총62개국(한국은 2003. 4. 10. 발효)이 마드리드 의정서에 가입하고 있으며, 최근 들어 의정서 가입국이 대폭 증가하는 추세이다. 2. 본국관청 (The Office of Origin) 으로서의 특허청에서의 절차 1) 한국 국민이 해외로 출원하는 경우 2) 기초등록(basic registration) 또는 기초출원(basic application) 국제출원을 하기 위하여는 본국관청에 기초등록 또는 기초출원이 존재하여야 한다. 국제출원의 출원인은 1의 기초출원뿐 아니라 다수의 기초출원을 기초로 하여 국제출원을 할 수 있으며, 다수의 기초출원 및 기초등록을 기초로 하여서도 국제출원을 할 수 있다. 국제출원상의 지정상품은 기초출원 또는 기초등록상의 지정상품과 동일하거나 그 범위가 작아야 한다. 3) 본국관청을 통한 출원 국제출원은 본국관청을 통해서만 출원하여야 하고 국제사무국에 직접 제출할 수는 없다. 4) 관할 본국관청 - 출원인적격 국제출원을 하는 본국관청이 소속된 국가의 국민이거나 당해 국가에 주소를 두고 있거나 당해 국가에 진정(가공의 영업소 배제)하고 실효적(단순한 창고 등 배제)인 산업상 또는 상업상의 영업소 (주된 영업소일 필요는 없다)를 두고 있는 자이어야 한다. 5) 사용언어 국제출원의 언어는 영어 또는 불어중 소속관청(본국관청:Office of Origin)이 선택하도록 되어 있다. 우리나라의 경우에는 영어만을 선택하고 있다. 6) 지정국의 지정 국제출원을 하는 자는 상표등록을 보호받고자 하는 지정국을 지정하여야 한다. 동일한 조약 (협정 또는 의정서)의 당사자인 국가 또는 정부간기구만이 본국관청에서 지정될 수 있다. 7) 하자있는 국제출원 국제사무국은 본국관청으로부터 송부받은 국제출원서에 하자가 있다고 판단할 때에는 그 사실을 본국관청 및 출원인에게 통지한다. 3. 본국관청 (The Office of Origin) 으로서의 특허청에서의 절차 1) 개요 국제출원이 요건을 충족하는 경우 국제사무국은 국제등록부에 이를 등록하고 권리자에게 등록증 (항상 국제출원언어로 작성)을 송부하며, 지정 체약당사국 및 본국관청에 국제등록을 통보하고 공보에 게재하여 공고한다. 2) 국제등록의 효력 국제사무국에 의한 국제등록이 있는 경우에는 국제등록일로부터 지정체약당사국의 관청에 당해 표장이 기탁(출원)된 것과 동일한 보호가 주어지며, 지정국 관청에서 국제출원을 심사한 결과 일정기간 내에 국제사무국에 거절통지를 하지 않는 경우, 지정국은 국제등록일로부터 당해 표장이 자국에 등록된 것과 동일하게 보호를 하여야 한다. 3) 국제등록일 국제등록일은 원칙적으로 본국관청이 국제출원서를 접수한 날이지만, 본국관청이 국제출원서를 접수한 날부터 2월 이후에 국제사무국이 국제출원서를 접수하는 경우에는 국제사무국이 실제로 접수한 날을 국제등록일로 한다. 4) 국제등록의 존속기간 당해 국제등록은 국제등록일로부터 10년간 유효하며 10년간씩 갱신할 수 있다. 5) 등록사항 국제등록부에는 국제출원서에 기재된 모든 사항(우선권주장기간을 경과한 우선권 주장 등에 관한 사항은 제외), 국제등록일 및 등록번호, 도형요소의 국제분류(Vienna Classification)에 의한 도형요소에 대한 분류기호, 체약당사자가 협약 또는 의정서중 어느 조약에 의하여 지정되었는지 관한 사항 등을 등록한다. 6) 국제등록의 공고 국제등록은 공보에 공고되며, 표장의 견본은 국제출원서상의 표장을 스캐닝(scanning)하여 게재한다. 7) 등록 및 공고시 사용언어 영어 및 불어 2개 언어로 등록 및 공고한다. 상품 및 서비스 목록은 국제사무국이 국제출원을 수령한 언어로 처음 기재하고 이탤릭체로 다른 언어로의 번역문을 표시한다. 다만, 표장은 번역하지 아니한다. 4. 지정국에서의 보호거절 - 지정국관청에서의 절차 <지정국관청(the Office of designated Contracting Parties)으로서의 특허청에서의 절차> : 외국인(예: 일본인)이 한국에 출원하는 경우 거절이유 지정국은 당해 국제등록에 대한 자국내에서의 보호를 거절할 수 있으나 파리협약 제6조의5에 의거 자국에 기탁된 표장의 거절 근거이외의 근거로는 거절하는 것이 불가능하며, 국내법이 한정된 수의 류나 한정된 수의 상품 및 서비스만을 등록대상으로 한다는 이유로도 거절할 수도 없다. (예: 다류1출원을 인정하지 않는다는 이유로 한 거절 불가능) 1) 거절기한 거절기한은 원칙적으로 지정국에게 국제사무국이 국제등록 사실을 통지한 날로부터 1년 이내이나 지정국이 이를 18월로 대체함을 선언한 경우에는 18월 이내로 할 수 있다. 2) 등록·공고 및 통지 가거절통지는 그 통지가 발송된 일자와 함께 국제등록부에 등록되고, 공보에 공고되지만 거절이유는 공고되지 않는다. 3) 하자있는 가거절통지 가거절통지에 하자가 있는 경우에는 보정이 불가능하여 무효일 수도 있고, 보정에 의하여 무효가 되지 않을 수도 있다. 가거절통지에 ①국제등록번호 표시 누락, ②거절 이유의 표시 누락 및 ③가거절통지 기한 만료후 송부한 경우에는 보정이 불가능하여 무효가 되지만, (이 경우 국제사무국은, 사본과 더불어 당해 가거절통지를 가거절통지로 간주하지 않는다는 취지와 그 이유도 송부한다) 상품 및 서비스 기재의 누락, 선행 표장의 견본 누락, 권리자의 성명·주소 누락 및 재심사 또는 불복에 관한 사항 누락 등의 경우에는 보정에 의하여 치유가 가능하므로 무효가 되지 않는다. 4) 가거절통지 후의 절차 유효한 거절통지를 받은 경우, 국제등록 권리자는 당해 표장이 그 관청에 직접 기탁된 것과 동일한 권리 및 구제수단을 보유하므로, 권리자는 당해 관청에 직접 등록출원한 것과 같은 절차를 밟을 수 있다. 5) 가거절의 확정 또는 철회 - 지정국관청은 가거절을 통지한 후에 당해 관청에서의 절차를 완료한 경우에는 거절결정 또는 등록 결정에 해당하는 기술서를 국제사무국에 송부하여야 하며, 추후 절차에 따른 결정으로 표장의 보호에 영향을 미쳤다는 사실을 알게 된 경우에는 추가적인 기술서를 국제사무국에 송부하여야 한다. 국제사무국은 상기 기술서 내용을 국제등록부에 등록하고, 사본을 권리자에게 송부하며, 공보에도 공고한다. 이 경우에는 상품 및 서비스에 관한 정보도 완전히 공고한다. 5. 기타제의 1) 사후지정 사후지정(subsequent designation)의 유용성 : 국제출원시 당해 체약당사자를 지정하지 아니하거나 보호를 거절하는 종국결정이 확정되거나 무효 또는 권리자의 포기가 있는 경우에는 국제등록의 효력이 특정 체약당사자에 미치지 않으나, 거절이유, 무효 또는 포기사유가 더 이상 존재하지 않게 되어 당해 국가로 보호영역을 확대하고자 하거나, 국제출원 당시에는 의정서 가입국이 아니었으나 그 후 의정서에 가입한 경우 그 국가로 보호영역을 확대하고자 할 경우 사후지정이 유용하다. 사후지정 요건 : 국제등록의 권리자의 변경이 없는 경우 사후지정 대상국이 사후지정일 현재 의정서 가입국이어야 하며, 권리자의 변경이 있는 경우에는 새로운 권리자가 그 국제등록의 권리자가 될 자격이 있어야 할 뿐 아니라 새로운 권리자의 국적, 주소, 또는 영업소가 있는 국가가 마드리드 의정서 가입국이어야 한다. 사후지정 제출 : 사후지정신청서는 국제등록명의인이 국제사무국에 직접제출하거나 본국관청을 경유하여 제출할수있다. 사후지정의 사용 언어 및 사용서식 : 사후지정의 언어는 영어와 불어중에서 국제등록의 명의인이 자유롭게 선택할 수 있으며, 당해 국제출원의 언어와 무관하다. 그렇지만, 사후지정신청서를 본국관청을 경유하여 제출하는 경우에는 그 본국관청이 인정하는 언어를 사용하여야 한다. 보호기간 및 보호거절 : 사후지정에 의하여 지정된 체약국에서의 당해 표장에 대한 보호기간은 다른 체약국에서의 보호기간과 동일한 날 만료하며, 사후지정에서 지정된 체약당사국은 국제등록의 지정국과 동일한 권리와 의무를 가진다. 가거절 통지기한은 국제사무국에 의한 사후지정의 통지일부터 기산되지만, 기타 거절이유, 거절기한 및 가거절절차는 국제출원에서와 동일하다. 2. 국제등록의 변경 국제등록 명의인의 성명 또는 주소 변경 : 국제등록 명의인의 성명 또는 주소의 변경등록신청은 국제사무국에서 지정한 공식 서식(MM9) (또는 이와 내용과 형식이 동일한 서식)에 기재하여 국제사무국에 제출하여야 한다. 국제등록 명의인은 신청서를 국제사무국에 직접 제출하거나, 명의인의 체약당사자의 관청을 통하여 제출할 수 있다. 대리인의 성명 또는 주소 변경 : 대리인의 성명 또는 주소의 변경등록신청은 공식서식을 이용할 필요가 없으며, 간단한 서신으로도 충분하지만, 비공식서식인 MM10을 이용할 수도 있다. 이 서식은 새로운 대리인의 선임을 등록신청하기 위하여 사용할 수 없다. 감축, 포기 및 취소 : 감축 : 상품 및 서비스 목록의 감축이란 지정체약당사자 전부 또는 일부에 대하여 상품 및 서비스를 감축하는 것을 말한다. 이 경우 국제등록부에 등록된 국제등록에서 해당 상품 및 서비스를 삭제하지는 않고, 다만 감축이 신청된 체약국에서 해당 상품 및 서비스가 더 이상 보호되지 않을 뿐이다. 따라서, 모든 지정국에 대하여 감축된 상품 및 서비스라 할지라도 사후지정의 대상이 될 수 있으며, 갱신시 수수료 산정에 있어서도 고려된다. 또한, 감축의 경우에는 아래에 언급될 포기 및 취소와 달리 국제 사무국의 감축통지에 대하여 각 지정국관청이 "감축이 효력이 없다는 취지의 선언"을 할 수 있다. 포기 : 포기란 상품 및 서비스 전부와 관련하여 지정체약당사자 일부에 대한 보호의 포기를 말한다. 포기의 경우 포기된 체약당사자라 하더라도 언제든지 다시 지정될 수 있다. 취소 : 국제등록의 취소란 상품 및 서비스 전부 및 일부와 관련하여 지정체약당사자 전부에 대한 국제등록의 취소를 말한다. 국제등록의 취소는 감축이나 포기와 달리 상품 및 서비스가 국제등록부에서 영구적으로 삭제된다. 따라서, 상품 및 서비스 전부취소의 경우에는 국제등록이 존재하지 않아서 사후 지정을 할 수 없으며, 상품 및 서비스 일부취소의 경우에도 권리자는 국제등록이 취소된 상품 및 서비스에 대하여 사후지정을 신청할 수 없다. 국제등록 명의변경 : 국제등록에 있어서의 명의변경은 국제등록에 포함되는 지정상품 및 서비스의 전부 또는 일부, 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 가능하다. 다만, 양수인은 국제출원의 출원인적격을 가진 자이어야 하며, 양수인이 복수인 경우에도 각 양수인 마다 이 요건을 충족하여야 한다. 국제등록 명의변경의 효력은 개별 체약국의 국내법에 따른다. 즉, 일부 상품만에 대한 소유권 변경의 경우에 양도 대상 상품과 잔존하는 상품이 유사한 경우 지정국은 당해 국가의 영역내에서의 소유권 변경의 효력을 부인할 권리를 가지고 있으며, 당해 지정국은 그러한 이유와 관련 법규정 및 효력 부인선언에 대한 재심사 또는 불복가능여부를 명시해야 한다. 3) 국제등록의 갱신 갱신 절차 : 국제사무국은 보호기간이 만료하기 6개월 전에 비공식적인 통지를 통하여 국제등록 명의인 및 그 대리인에게 정확한 만료일을 알리며, 이 비공식 통지서에는 국제등록원부에 전체적인 거절 또는 무효가 등재되지 않거나 포기되지 않은 모든 지정국이 나열되어 진다. 그러나, 국제등록 명의인이 그러한 비공식적인 통지서를 접수하지 않은 경우에도 수수료 납부기한을 준수하여야 한다. 갱신 이후 절차 : 국제등록의 명의인이 국제등록을 갱신하면, 국제사무국은 국제등록부에 갱신을 등록한다. 이 경우 명의인이 갱신수수료를 유예기간에 납부한 경우에도 본래 갱신예정일에 갱신된 것으로 등록한다. 국제사무국은 각 지정국에 갱신 사실을 통지(갱신시 제외된 지정국에도 갱신에서 제외되었다는 사실을 통지)하고 권리자에게 갱신 등록증을 송부하며, 갱신관련 자료를 공보에 게재하여 공고한다. 4) 국제등록의 종속성 및 독립성 국제등록의 종속성의 의의 : 국제등록일 이후 5년간은 국제등록에 따른 보호효과는 본국관청의 기초출원(기초등록)에 의존하므로, 기초출원(기초등록)이 소멸되는 경우 등에는 국제등록도 영향을 받게 된다. 따라서, 이해관계인은 본국관청에서 기초등록을 무효 또는 취소시킴으로서 복수의 체약국에 걸친 국제등록의 보호효과를 저지하려고 할 것이다.( 이른바 "집중공격": Central Attack ) 국제등록의 종속 사항 종속사항 가. 국제등록일로부터 5년이 경과하기 전에, 기초출원이나 이에 따른 등록 또는 기초등록중 하나가, 국제등록에 열거된 상품 및 서비스의 전부 또는 일부와 관련하여, 취하, 소멸 또는 포기되거나 거절, 철회, 취소 또는 무효의 대상인 것으로 종국적으로 결정된 경우 나. 국제등록일로부터 5년의 기간이 경과하기 이전에 다음의 청구 또는 신청이 제기되고, 상기 5년의 기간이 경과한 이후에 기초출원이나 그로 인한 등록 또는 기초등록 중 하나를 거절, 취소 또는 무효로 하는 종국 결정이 이루어진 경우 (i) 기초출원의 거절결정에 대한 불복심판청구 (ii) 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록의 취소심판청구, 무효심판청구 (iii) 기초출원에 대한 이의신청 국제등록의 종속성에 따른 국제등록 권리자의 구제 : 국내출원으로의 전환(transformation) 집중공격으로 인한 국제등록 효력의 불안정을 완화하기 위해 의정서에서 새로 도입한 제도로서, 기초등록(기초출원)이 본국에서 실효됨에 따라 국제등록부에 취소가 등록된 날부터 3월 이내에 국제등록의 명의인이 각 지정국에 동일 표장을 출원한 경우에는 원래의 국제등록일에 출원된 것으로 출원일이 소급인정된다.(사후지정국에 출원시는 사후지정일에 출원된 것으로 인정) 국제등록이 기초로 하는 기초출원(기초등록)상의 출원인(권리자)명의로 상기 출원을 해야 하지만 출원 이후에는 국제출원을 할 수 없는 자에게도 그 출원을 양도할 수 있다. 주의하여야 할 것은 본국관청의 신청에 의하여 국제등록이 취소된 것이 아닌 경우 즉, 권리자의 신청으로 국제등록이 취소된 경우에는 국내출원으로 전환할 수 없고, 상품 및 서비스 전체에 대한 거절, 무효 또는 포기가 이루어진 국가에 대해서도 전환이 불가능하며, 국제등록 취소일로부터 3월 이내에만 전환이 가능하고 취소대상 상품보다 상품범위가 넓을 수 없다. 일단 국내출원으로 전환되면 그 국가의 법령에 따르도록 되어 있다. 6. 수수료 수수료 종류별 납부액, 납부시기 및 납부처 국제출원수수료 종류 납부액 납부시기 납부처 국 제 출 원 수 수 료 기본료 표장이 흑백인 경우 653 CHF 국제출원서 제출일로부터 2월이내 국 제 사 무 국 표장이 색채인 경우 903 CHF 추가수수료 기본3개류를 초과하는 각 1류마다 73 CHF 보충수수료 각 지정국마다 73 CHF 개별수수료 지정국중 추가수수료·보충수수료 대신에 개별수수료를 선언한 국가에 대해서만 납임 신청수수료 전자문서 제출 : 매건 5천원 - 서면으로 제출 : 매건 1만2천원 - 특허청 신청일로부터 익일날 (서면접수는 출원시에 납부) 특허청 사후지정수수료 종류 납부액 납부시기 납부처 사 후 지 정 수 수 료 기본료 300 CHF 사후지정신청서 제출일로부터 2월이내 국 제 사 무 국 73 CHF 보충수수료 각 지정국마다 73 CHF 개별수수료 지정국중 보충수수료 대신에 개별수수료를 선언한 국가에 대해서만 납임 신청수수료 - 전자문서 제출 : 매건 5천원 - 서면으로 제출 : 매건 1만2천원 특허청 신청일로부터 익일날 (서면접수는 출원시에 납부) 특허청 국제등록존속기간갱신신청수수료 종류 납부액 납부시기 납부처 국제 등록 존속 기간 갱신 신청 수수료 기본료 653 CHF 존속기간 만료일까지 국 제 사 무 국 추가수수료 73 CHF 보충수수료 73 CHF 개별수수료 지정국중 추가수수료와 보충수수료 대신에 개별수수료를 선언한 국가에 대해서만 납임 신청수수료 - 전자문서 제출 : 매건 3천원 - 서면으로 제출 : 매건 1만원 특허청 신청일로부터 익일날 (서면접수는 출원시에 납부) 특허청 국제등록변경수수료 종류 납부액 납부시기 납부처 명 의 변 경 수 수 료 전부명의변경 177 CHF 국제등록명의변경서 (직접 혹은 특허청 경유)제출시 국 제 사 무 국 일부명의변경 177 CHF 신청료 - 전자문서제출 : 매건3천원 - 서면문서제출 : 매건1만원 특허청신청일로부터 익일날 (서면접수는 출원시 납부) 특허청 신청수수료 177 CHF 국제사무국에 제출시 수수료 납입 국 제 사 무 국 권리인의 성명,주소 변경 신청수수료 150 CHF 사용권등록(수정)신청수수료 177 CHF ※ 개별수수료 선언국 Armenia, Australia, Benelux, Bulgaria, China, Demark, Estonia, Finland, Georgi, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Turkmenistan, United Kingdom, Republic of Korea 등 21개국. 개별수수료 선언국의 목록 및 금액은 WIPO홈페이지(http://wipo.int/madrid/en/index.html)에서 확인 수수료 납부방법 국제사무국에 납부하는 수수료(기본료, 보충수수료, 추가수수료, 개별수수료)는 다음의 방법으로 납부 국제사무국에 개설된 당좌계좌에서 인출하는 방법 이 방법은 국제사무국과 자주 거래하는 출원인, 권리자 또는 대리인에 있어서 유용한 방법으로 계좌에 충분한 잔액이 남아있는 한, 인출금액을 명시하지 않아도 되며 늦은 혹은 부정확한 납부로 인한 하자의 위험을 감소 스위스 우편환계좌(No. 12-5000-8, in Geneva) 또는 명시된 국제사무국의 은행계좌 중 1의 계좌(No. 487080-81)로 납부하는 방법 은행수표로 납부하는 방법 현금으로 납부하는 방법 특허청에 납부하는 수수료 (신청수수료) 정해진 기간내에 국고수납은행에 납부